Регистрация товарного знака

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
– ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Регистрация товарного знака определяет правовую защиту бренда и его будущую ценность в качестве нематериального актива. Выпуская на рынок продукт или услугу владелец бизнеса рассчитывает столкнуться с типичными хозяйственными проблемами — отсутствие спроса, высокие издержки, неудачное место аренды и др. В тоже время каждый предприниматель настроен на положительный результат и полную отдачу своего проекта, поэтому в первую очередь предлагаем позаботится о защите прибыли и зарегистрировать товарный знак.

НА СКОЛЬКО НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА?

Отвечая на данный вопрос следует выделить две основные задачи:

• ЗАДАЧА 1 – предотвращение риска нарушения чужого сходного товарного знака; 
• ЗАДАЧА 2 – пресечение нарушения своего товарного знака.

В первом случае, при отсутствии регистрации товарного знака, владелец бизнеса может столкнуться с серьезно проблемой, когда в результате успешного продвижения продукта, с точки зрения юридической оценки, он будет нарушать исключительное право на сходный товарный знак другой компании-конкурента.

В результате чего образуется высокий риск судебного разбирательства, потеря вложенных средств, потеря стремительного роста в общих делах компании, репутационные риски для продукта. 

Во втором случае, владелец бизнеса может столкнуться с ситуацией, когда происходит нарушение своего товарного знака, который не защищен официальной регистрацией.

В связи с этим следует ожидать похожего результата – потеря рынка, прибыли, а также громадные затраты на судебные споры, потеря стремительного роста в общих делах компании. 

Обе задачи решаются в рамках процедуры регистрации товарного знака.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
– ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ

Продолжая начатую тему о выборе и регистрации товарного знака следует привести пример не удачного выбора обозначений, которые могут быть размыты другими брендами, а также допускать в некоторой степени ситуацию нарушения недобросовестным конкурентом. 

Так, словосочетания ЗОЛОТОЙ ДРАКОН / ЗОЛОТОЙ ОРИОН / ЗОЛОТОЙ МИР и другие подобные, общее количество которых составляет не менее трехста зарегистрированных товарных знаков не позволит каким-то образом выделить товарный знак среди массы похожих одного на другой брендов. 

В другом случае, применение в зарегистрированном товарном знаке часто употребляемого слова позволит другим компаниям — конкурентам, имеющим сходный товарный знак, использовать преимущество «раскрученного» бренда для увеличения собственной прибыли.
 
В подобных ситуациях потребитель быстро привыкает к факту существования множества похожих один на другой товарных знаков и перестает на них обращать внимание.

Следует добавить, что в отдельных случаях, при регистрации товарного знака в Роспатенте, на стадии экспертизы заявленного обозначения отдельно по слову ЗОЛОТОЙ следует ожидать предварительного отказа с мотивацией потери различительной способности ввиду его широкого применения различными компаниями.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА – ОСНОВНОЕ

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ВИДОВ:

В законодательстве встречаются также иные виды регистрации товарных знаков, которые может использовать для своих товаров производитель, в частности –

• объемные товарные знаки, представляющие собой - упаковку пачки сигарет, бутылку напитка, упаковку мыла или шоколада;
• звуковые товарные знаки, характеризующиеся какой-либо мелодией или звуками;
• обонятельные товарные знаки, характеризующиеся каким либо оригинальных запахом.

читайте о товарных знаках известных личностей

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕТКО ПРИВЯЗАНА К ТОВАРАМ ИЛИ УСЛУГАМ

Регистрация товарного знака имеет задачу – выделить свой бренд для внимания потребителя из числа других товарных знаков, использующихся для однородных товаров.
Поэтому при регистрации следует знать, что товарный знак всегда должен быть привязан к определенным товарам, услугам или работам.

Перед подготовкой заявки на регистрацию товарного знака, предпринимателю потребуется сообщить патентному поверенному о виде своего бизнеса, указать группы товаров, которые он изготавливает, в том числе с ориентацией на будущие проекты, так как после поступления заявки на регистрацию товарного знака и после его регистрации в Роспатенте дополнить перечень МКТУ невозможно по причине ограничения законодательством.
Подобное упущение приводит к дополнительным затратам на регистрацию новой заявки или появлению второго товарного знака с дополнительными классами.

Еще раз отметим, что регистрация товарного знака нацелена на идентификацию товаров правообладателя и дальнейший рост репутации бренда для конечных потребителей.

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ КЛАССИФИКАЦИЯ МКТУ
НОРМАТИВНО РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА СЕКТОРА:

• 1 СЕКТОР – классы различных групп товаров с 01 класса по 34
• 2 СЕКТОР – классы оказываемых услуг, выполняемых работ с 35 класса по 45

К примеру, для производства промышленных станков следует указывать 07 класс МКТУ, для производства лыж и сноубордов 28 класс МКТУ, для изготовления продуктов питания существуют 29, 30, 31 классы МКТУ.

При оказании услуг авторемонта для регистрации товарного знака используется 37 класс МКТУ, для банковских услуг 36 класс МКТУ, при оказании юридических услуг, а также при создании социальной сети используют 45 класс МКТУ.

НЕ РЕГИСТРИРУЕМЫЕ ТОВАРНЫЙ ЗНАКИ

(О ЧЕМ ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ)

ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ДВУМ ОСНОВАНИЯМ:

по абсолютным основаниям (напр. общепринятые термины или ругательные слова)

по относительным основаниям (напр. сходство с другими товарными знаками)

Ограничение в регистрации по абсолютным основаниям определяет положение для обозначений, которые в принципе нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака. Подобные обозначения в частности указывают на общепринятые термины, вид товара, например слово ШОКОЛАД для какао продуктов или характеризуют товар – слово ШОКОЛАДНЫЙ для продуктов из какао и шоколада.

Также в части товаров, не относящихся к видам какао продукции или не содержащим этот продукт, это же обозначение совершенно обоснованно может рассматриваться, как вводящее потребителя в заблуждение, например нельзя использовать слово ШОКОЛАДНОЕ для товаров яйца, свежие фрукты или кондитерских, в которых при производстве не предусмотрено использование шоколада . В этом случае экспертиза будет вынуждена исключить подобные позиции товаров из заявленного перечня, оставив только те товары, в которых может быть использован шоколад, например, шоколадное масло, молочный шоколад, шоколадное печенье.

Если клиент рассчитывает на создание надежного бренда, то в регистрации товарного знака следует избегать использование подобных обозначений.

Однако данные условия ограничения регистрации не распространяются на товарные знаки в которых заложен креативный замысел, то есть фантазийность. В качестве примера можно привести обозначение ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА для товаров шоколад и осуществленную регистрацию товарного знака № ПРОПАН для услуг автосервиса и кафе, на имя нашего клиента компании АО «Газпромэнергосеть. Экспертиза Роспатента совершенно справедливо признала данное обозначение для позиций товаров – газ, топливо неохраняемым, а в отношении других услуг, не связанных с продажей газа согласилась признать обозначение ПРОПАН охраноспособным.

Также регистрацию товарного знака возможно провести когда словесный элемент ШОКОЛАДНЫЙ, включается как неохраняемый, и для него определяется второстепенное пространственное положение в общей площади товарного знака. Например вверху небольшими буквами указывается - йогурт шоколадный, а ниже большим шрифтом охраняемый фантазийный элемент - ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА.

Законодательство допускает случаи, когда регистрация товарного знака вероятная для ситуаций в которых обозначение полностью состоит из неохраноспособных элементов, но в вместе они создают конструкцию, которая воспринимается как фантазийная.

Регистрация товарного знака допускается в том числе, когда заявитель имеет доказательства приобретения неохраняемым обозначением различительной способности до даты подачи заявки. 

Ограничение в регистрации товарного знака по относительным основаниям наступает в ситуации, когда в реестре товарных знаков находятся сходные обозначения заявки, зарегистрированные для идентичных и однородных товаров. В иных случаях последствия об отказе могут возникнуть, когда эксперт или третьи лица противопоставляют тождественное фирменное наименование или сходное коммерческое обозначение или товарный знак, который ранее не был зарегистрирован, но  использовался третьим лицом до даты подачи заявки в связи с чем стал известен широкому кругу потребителей.

При наступлении таких последствий патентному поверенному следует убедиться, что товарные знаки действительно имеют высокую степень сходства и однородность товаров или услуг.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА — ПРОЦЕДУРА

Процедуру регистрации товарного знака традиционно следует разделить на четыре основных этапа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП — ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

— уточняется охраноспособность товарного знака

— определяется область деятельности, в том числе в горизонте будущего

— деятельность классифицируется по МКТУ

— рассчитывается стоимость регистрации товарного знака

— заключается договор с патентным поверенным.

ВТОРОЙ ЭТАП – ПРОВЕРКА ТОВАРНОГО ЗНАКА

— проверка по зарегистрированным товарным знакам

— проверка полная, включая заявки и международные товарные знаки, которые зарегистрированы в Роспатенте

— получение Отчета патентного поверенного с аргументированным заключением

— согласование позиции, в том случае, если при проверке выявлены препятствия в регистрации

ТРЕТИЙ ЭТАП – ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

— составление заявки и повторная проверка всех условий регистрации

— подача заявочных документов на регистрацию товарного знака в Роспатент

— контроль делопроизводства по регистрации товарного знака в Роспатенте

На данном, третьем этапе регистрации товарного знака, Роспатент определяет две стадии экспертизы.

Первая стадия - формальная экспертиза, при которой эксперт проверяет правильность заполнения заявочных документов, оплату пошлин, наличие доверенности.

Вторая стадия – экспертиза заявленного обозначения, при которой эксперты проверяют правильность указания перечня товаров и услуг,  соответствие товарного знака требованиям, установленным для ограничения регистрации некоторых видов обозначений, также проводиться экспертиза на сходство до степени смешения с уже зарегистрированными товарными знаками и поданными на регистрацию заявками других производителей. 

Срок подготовки ответа минимально занимает около двух недель, после этого позиция патентного поверенного согласовывается с клиентом и затем повторно проверяется и после направляется в Роспатент.

Далее в этой стадии наступает заключительный момент, при котором экспертиза выносит решение о регистрации товарного знака, либо об отказе в регистрации.

При вынесении решения об отказе, патентный поверенный обязан объяснить клиенту причины отказа и возможные пути для успешной регистрации.

В случае обнаружения перспектив регистрации остается возможность оспорить решение об отказе в Палате по патентным спорам в рамках административного разбирательства, а при отрицательном результате в дальнейшем, обратиться за защитой интересов клиента в Суд по интеллектуальным правам. Указанные процедуры подробно описаны в других статьях, см. на сайте.

В случае положительного результата, патентный поверенный уведомляет об этом клиента и направляет ему текст официального решения о регистрации товарного знака, а также реквизиты для оплаты пошлины 16 200 руб.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП — ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

При оплате пошлины 16 200 руб. за регистрацию товарного знака, патентный поверенный доставляет ее в Роспатент и в течение тридцати дней экспертиза публикует товарный знак в государственном реестре, а затем еще через один месяц направляем свидетельство о государственной регистрации товарного знака, которое подтверждает законность использования товарного знака.

С этого момента заявитель получает статус правообладателя товарного знака и возможность указывать на нем охранную маркировку для предостережения конкурентов о том что данный товарный знак имеет государственную защиту. Также правообладатель вправе распоряжаться зарегистрированным товарным знаком, выдавать лицензии на производство продукции, создавать сеть франчайзинга.

Необходимо помнить, что в дальнейшем потребуется продлевать действие зарегистрированного товарного знака каждые последующие 10 лет.

Также наиболее важно указать, что после регистрации товарного знака законодатель определяет для правообладателя обязательное условие использования бренда, в противном случае регистрация может быть прекращена по исковому заявлению о неиспользовании, поданному третьим лицом в Суд по интеллектуальным правам, однако для истца эта возможность остается только в том случае, если правообладатель не использовал зарегистрированный товарный знак в течение полных трех лет.

Таким образом, процесс регистрации товарного знака строго регламентирован, как нормативными документами, так и договором на оказание услуг.

Доверяя регистрацию товарного знака патентному поверенному №1387 Павлову Анатолию Васильевичу, клиент может получить гарантии ответственной работы в регламентированном договором порядке, где предусмотрено постоянное информирование по каждому этапу регистрации с обязательными пояснениями и направлением подтверждающей документации.

ПЯТЫЙ ЭТАП (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ)

Пятый этап следует выделять для общего понимания существующих условий использования товарного знака и он напрямую уже не относиться к регистрации в Роспатенте.

Нередко бывает, что правообладатель заинтересован незамедлительно зарегистрировать товарный знак в таможенном реестре для целей более полного контроля границ и пресечения ввоза контрафактных товаров или пресечения серого импорта.

Также часто случается, что после регистрации меняется юридическое лицо правообладателя или его адрес, в связи с чем приходится регистрировать договор об отчуждении или вносить изменения в реестр товарных знаков.

Но чаще всего возникает необходимость защиты товарного знака перед нарушителями, в связи с чем требуется готовить тактику претензионной работы и оценивать перспективы обращения в суд по интеллектуальным правам.

По этим вопросам, Вы также можете ознакомиться более подробно на нашем сайте в соответствующих рубриках.

ВЫВОД:

При регистрации товарного знака необходимо помнить, что подход к процедуре должен быть взвешенным и учитывать все нюансы использования товарного знака в реальной коммерческой ситуации. Как было отмечено выше, вытекают ситуации, когда даже прошедший регистрацию товарный знак может быть признан недействительным или свободно использоваться конкурирующей организацией в изменённом виде.

Подобные просчеты могут привести в последствии к потери не только прибыли, но и самого товарного знака.

Регистрацию товарного знака следует проводить в четкой последовательности этапов, с изучением всех аспектов коммерческой деятельности клиента, с учетом требований законодательства, а также изменяющейся правоприменительной практики, известных только опытному патентному поверенному.